薬剤成分の略称表示の商標権侵害の成否［PITAVA（ピタバ）事件］ （その2）

　いわゆる「ピタバ事件」の知財高裁の判決（知財高裁判 H27･7･16 H26（ネ）10098号）がでました。2件目の高裁判決と思います。
　原告（控訴人）は、薬について商標「PITAVA」の商標権者であり、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬の後発医薬品メーカーです。競合会社が錠剤やシートに「ピタバ」を付した薬を販売したので、複数のメーカーや販売者に対して商標権侵害で訴えたもののなかの１つの高裁判決です。

　原審は、東京地裁平成26年（ワ）第770号です。原審では、
　『被告標章は，被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品（錠剤）に表示されているものであって，その具体的表示態様は，本件商標権の使用許諾を受けているキョーリンリメディオ株式会社のそれと何ら異なるものではない。そうすると，被告商品の主たる取引者，需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は，被告商品に接する際，その販売名に付された会社名（屋号等）「明治」に加えて，被告商品のパッケージであるＰＴＰシートに付された「明治」との表示や被告商品に併せて表示されている「明治」や「ＭＳ」の表示によってその出所を識別し，錠剤に表示された被告標章は，被告商品の出所を表示するものではなく，有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる。
　・・・
　被告標章の使用は，商標的使用に当たらず，本件商標権を侵害するものではないから，原告の請求は，その余の点につき検討するまでもなく，理由がない。』
と判旨し、原告の請求を棄却しました。
　そこで、原告（控訴人）は、本件登録商標を、指定商品を
　(1) 「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とするものと、
　(2) 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」と、
に分割して、(2)に基づいて控訴したものです。

判旨：

　『当裁判所は，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当し，また，商品の「品質」又は「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（同項2号）に該当するものと認められ，控訴人が有する本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばないものと認められるから，控訴人の当審における交換的変更に係る請求は，いずれも理由がないものと判断する。』

　(1)　被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性（争点1）

　知財高裁は、『被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について，その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。』とし、

　『医師，薬剤師等の医療従事者の間においては，後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから，医療従事者が，被控訴人各商品に接した場合，被控訴人各商品が「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。
　一方で，患者においては，ＰＴＰシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合，ＰＴＰシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に，ＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ，被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。
　また，被控訴人各商品は，医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬品」であり（前記１(1)イ(ア)），被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋にまとめて包装される「１包化調剤」により処方される場合があるが，この場合，患者は，１包化した袋を開封し，その袋内に薬剤が入ったままの状態で服用するので，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することはないのが通常である。もっとも，患者は，１包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが，その際には，取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し，個々の薬剤の表示が目に触れたとしても，その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものと認められる。
　以上によれば，被控訴人各商品の需要者である医師，薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても，被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり，想起することはないものと認められるから，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらないというべきである。』
　『したがって，被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当する』と認定しました。

　(2)　被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性（争点3）

　さらに、商標法26条1項2号該当性について、『被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するものと認められる。』とし、
　『患者は，薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても，当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常であり，また，医師・薬剤師も，患者に対して薬剤を処方するに際し，薬剤の効果や副作用についての説明をすることはあるとしても，通常，当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはないなどとして，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえないから，被控訴人各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しない』旨の控訴人の主張は認められませんでした。

検討：

　本判決に賛成です。
　被控訴人各商品は，錠剤であり，その錠剤に「ピタバ」と記載されています。このような被控訴人各標章と本件商標が類似する関係にあり，被控訴人各商品が本件分割商標権の指定商品と同一であるので，形式的には被控訴人各商品の製造販売は本件分割商標権の侵害（商標法25条,37条1号）に該当します。
　しかしながら、被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合には，箱に梱包されたままの状態で販売されますから，医療従事者が錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識して購入することはありませんので、被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合に，錠剤に付された「ピタバ」の表示が商標的に使用されていないといえます。
　また、患者が被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識すのは，服用の場面であって，被控訴人各商品を購入する際に商品を識別する場面ではないといえます。 　そうすると、被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当すると考えます。
　なお、本判決は、今年4月に施行された改正商標法において新しく設けられた商標法第26条1項6号（商標的使用）が適用されました。控訴人は、原審において商標的使用を請求原因としています。商標法第26条1項6号は、被控訴人（被告）の抗弁という位置付けで立法されていますので、立証責任は被控訴人にありますが、本判決では、裁判所は「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」であることが立証されたものです。

特許庁に提出した書面の返還

　名義変更などの際に提出する、例えば譲渡証（原本）は、何もしなくても、手続完了後特許庁から簡易書留便で返還されます。
しかしながら、出願継続中に、例えば拒絶理由通知に対する意見書の証明書面として提出した契約書（商標使用許諾契約書）の原本は、原則として、返却されません。当該出願が確定後、公文書として取り扱われるからです。
　注意が必要です。やはり、最初は、写しを提出すべきです。
　なお、この書類を返還すると、再度の審査が必要になります。
　返還を希望する場合には、通常の手続補足書ではなく、物件提出書とし、［返還の申出］の返還希望の意思表示をすることが必要です。

　詳細は、次を参照ください。

　第七章　出願手続Ｑ ＆ Ａ
　問19 証明書返還請求（四法共通）
　既に特許庁に提出してある譲渡証書や委任状等の証明書の返還について教えてください。
　答： 証明書の返還請求は、不備のある証明書を提出したときに、不適法な手続の却下、補正指令、却下理由通知や行政指導の通知（受理しない旨の通知）を受けた際、その不備のある証明書の返還を受け、当該証明書の訂正等行うことにより再提出を簡便にし、手続者の便宜に資するのが適切であることから、以下の証明書返還請求書の提出により行っているものです。したがって、不備のない証明書については返還することはできません。


　工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
　（物件の提出）
　第十九条 　電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。

　　（略）

　２ 　前項第一号から第十号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十一号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則 様式第二十二によりしなければならない。

薬剤成分の略称表示の商標権侵害の成否［PITAVA（ピタバ）事件］

　いわゆる「ピタバ事件」の知財高裁（知財高裁判 H27･6･8 H26（ネ）10128号）の判決がでました。数件の地裁判決が出ていますが、高裁判決は初めてだと思います。
原告（控訴人）は、薬について商標「ビタバ」の商標権者であり、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬の後発医薬品メーカーです。競合会社が錠剤やシートに「ピタバ」を付した薬を販売したので、複数のメーカーや販売者に対して商標権侵害で訴えたもののなかの１つの高裁判決です。

　本判決は、被控訴人各全体標章は，本件商標権に係る指定商品の原材料を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないから，商標法26条1項2号により本件商標権の効力が及ぶものではないとして、請求を棄却しました。

　原審は、東京地裁平成26年（ワ）第773号です。原審では、被告は商標を使用しており、「商品の出所に混同を生じさせるものとして（原告の登録商標と）類似すると解する余地がある」とし、
　『本件商標の指定商品のうち本件物質を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には，需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので，本件商標は「商品の品質…の誤認を生ずるおそれがある商標」（商標法４条１項１６号）に当たると判断するのが相当である。』ので、
　『本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであり，原告は本件商標権を行使することができない（商標法39条，特許法104条の3第1項）。』
という理由で、原告の請求を棄却しました。
　そこで、原告（控訴人）は、本件登録商標を、指定商品を
　(1) 「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とするものと、
　(2) 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」と、
に分割して、(2)に基づいて控訴したものです。

　知財高裁は、『被控訴人各全体標章を構成する語である「ピタバスタチン」とは，被控訴人各商品の有効成分である本件物質の慣用名で，本件物質の一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」から，塩についての記載である「カルシウム」を省略したものであり，本件商標権２の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の「原材料」に当たるものである。』と認定し、

　『被控訴人各商品のＰＴＰシートには，被控訴人各全体標章のほか，横書き一段の「ピタバスタチン」の記載があり，これと外箱における販売名の記載などを併せて見ると，被控訴人各全体標章が「ピタバ」ではなく「ピタバスタチン」を表したものであると認識することは，医療従事者にとっては容易であるということができる。
　そうすると，結局，医療従事者にとって，被控訴人各全体標章を見たときには，一体として「ピタバスタチン」を表していること（あるいは，「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には，「ピタバスタチン」の略称として用いられているのにすぎないこと）を，容易に理解することができるというべきである。
　次に，患者にとっては，被控訴人各商品は，いずれも処方箋医薬品に指定されているから，医師等の処方箋なしにこれを購入することはできず，医師から薬剤の処方を受ける際には，少なくともどのような性質でどのような効能を持った薬剤を処方されるか等について説明を受け，被控訴人各商品を購入する際には，薬剤師から，被控訴人各商品の性質や効能，購入する商品が，その有効成分である本件物質の一般的名称や慣用名，あるいは販売名を成す「ピタバスタチン」あるいは「ピタバスタチンカルシウム」であるとの説明を受けることが一般的であると考えられることは，前記イにおいて説示したとおりである。
　仮にＰＴＰシートを一錠ずつに切り離したとしても，表面には必ず横書き一段の「ピタバスタチン」の語が付されていることとなることなども併せてみると，患者において，被控訴人各商品に付された被控訴人各全体標章が，一体として「ピタバスタチン」を指すものであること（あるいは，「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には，それが「ピタバスタチン」の一部を取り出した略称にすぎないこと）を，さしたる困難もなく理解することができるというべきである。

・・・

　したがって，被控訴人各全体標章は，取引者や需要者において，全体として「ピタバスタチン」を表示するものとして認識されるか，又は「ピタバスタチン」の略称と容易に理解することができる語としての「ピタバ」を表示するものとして認識されるものということができるから，その表示は，「普通に用いられる方法で表示する」ものの域を出るものではないと認められる。』

　という理由で、商品の原材料である「ピタバスタチン」を，普通に用いられる方法で表示するので，商標法26条1項2号に当たり，これに対し，控訴人の有する本件商標権の効力は及ばないとしました。

　知財高裁は、需要者は医療従事者（医師，薬剤師，看護師等）のみならず、患者も入るとしましたが、患者についても上記理由で医薬品について「ビタバ」が原材料名であることを理解できるとしていますが疑問です。

最高裁判決－「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈－

　最高裁第2小法廷は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲（要旨）は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定（認定）されるものと解する」と判示し、原判決を破棄・知財高裁に差し戻しました。

　ハンガリーの医薬品メーカー「テバ」が自らのPDP(Product-by-Process)クレーム特許と同一成分の薬を製造販売する協和発酵キリン等に対して、その製造販売等の差し止めを求め提訴していたものです。

　原審である知財高裁は、裁判官５人による大合議判決により、物の発明をその製造方法によって特定したPDPクレームの技術的範囲及び無効の抗弁（特許法104条の3）における発明の要旨の認定のいずれについても，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合，その技術的範囲及び要旨は，クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されると判示しました。
　つまり、知財高裁は、クレームに記載された製法を限定要素とする『製法限定説』の立場です。

　それに対して、最高裁は、原審には判例違反があるとして、原判決を破棄しました。つまり、当該製法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定される（『物同一説』）の立場です。

　そして、クレームの記載の「明確性要件」（特許法36条6項2号）について、この要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情（「不可能・非実際的事情」）が存在するときに限られると判示しました。
　裁判では、被疑侵害者の特許無効抗弁」（特許法104条の3）になりますから、立証責任は被疑侵害者でしょうか？被疑侵害者が「発明が明確でないので無効」とうい主張に対して、特許権者が「不可能・非実際的事情が存在する」ので明確性の要件を満たすと反論するのですから特許権者に立証責任があるように思います。

　補足意見を千葉裁判官と山本裁判官が述べられています。
　山本裁判官は、物の発明をPBPクレーム形式で記載しないと、かえって明確でなくなる場合があることを懸念されていますが、私も賛成です。

　同裁判官は、さらに、不可能非実際的基準では発明の保護が図られなくなるおそれにつながる懸念を示し、「発明の要旨」と「特許発明の技術的範囲」とは、クレーム解釈としては本来一致すべきものではあるが、PBPクレームで表現された物の特許について発明の技術的範囲を実質的にその方法に限定されるように解釈することで妥当な結論が導かれるのではないかとの意見を述べられています。

　しかしながら、最高裁判決は、「発明の要旨」と「特許発明の技術的範囲」のみならず、発明の明確性（多数ある無効理由の中の1つ）を取り上げ、その判断基準を示しています。そして、その基準に基づいて再度審理するように知財高裁に差し戻しました。
　最高裁が、このように（特許庁の運用基準に規定されるような）細かいところに基準を定めることには疑問です。それは事実審を行う下級審にまかせればよいと考えます。また、「不可能・非実際的事情」が存在することの証明はほとんど不可能（あるいは実際的ではない。結果として特許無効）のように思いますが、どうでしょうか？

　ロサンゼルスでは、まず、ロゴを買いに行きました。事前に調べておきましたので、メトロでそのように行く予定でしたが、メトロといっても、バスと地下鉄があり、バスは乗り場がわかりません。なかなか来ないので訪ねたら、午後しか通っていないといわれたので、急遽、予定を変更し、地下鉄でNorth Hollywoodへ行き、Orange Lineで終点のWarner Centerまで行きました。ここから、また、時間がかかったのですが、Google地図検索は知らないところを歩くときには必須アイテムてあることを思い知らされました。
　なお、私はREGOと思っていましたので、このことも原因の１つと思います。"Oh! LEGO"となれば、話は簡単です。
　また、長い道のりを往路と同じく黒人の女性が運転するメトロでハリウッドまで帰ってきたときには4時を過ぎていました。
　Union Stationは大きな駅です。帰りのメトロ（バス）は、ここから乗るのですが、乗り場がわかりません。Silver Lineですから、その場所を聞くのですが、私のバスはそこを通らないのです。乗り場はわかりましたが、9時を回っていましたのでタクシーにしました。今日は、日頃の運動不足の解消になりました。

　5日目（最終日）です。セッションは、米国巡回控訴裁判所の裁判ケースとTTAB（the Trademark Trial and Appeal Board）を聞き、再度、読み直してみる必要があるように感じました。
　時間がありましたので、「"Not So Well-Known"が中国で（どのように）保護されるか？」についてもの部屋に入りました。進行人が最初に発表者の経歴を説明しますが、蒼々たるものです。英国で学び、米国の大学を卒業した後、現在は中国の役人（女性）です。私は英語が得意ではありませんのでと前置きして自らは中国語で説明し、翻訳者による英語翻訳をつけました。生意気なものです。
　そして、最初に、中国商標法（7条）では「信義誠実」な出願であることが求められていることを強調していましたので、私は、それ以上聞く必要はないと思い、退場しました。
　12時から待ち合わせがあったためでもありますが、30分待っても一向に現れないので、諦めて帰りました。これからロサンゼルスへ向かいます。ロサンゼルス空港からホテルへは乗り合いのシャトルバスで行きました。まわりには何もない辺鄙なところです。

　4日目（5/5（火））です。昼は、3rd avenue,P street にあるHard Rock Cafeです。米国の法律事務所がINTA参加者にrecptionを開いてくれたのです。12時から3時まで貸し切りで食べ放題・飲み放題ですから相当かかります。それでも長い目で見ればペイするのでしょうか？
　サンデシエゴは、明日の午前中でシャツとスーパーでの食品（菓子など）になりました。ディナーは同じくスーパーで購入したビールパンとチーズです。米国は格差社会です。高級ホテルに宿泊し、ホテルでディナーを食べれば相当かかりますが、それ程離れていないとことに安ホテルもありますので、近くのディスカウントストアで食材を揃えれば安上がりです。