いわゆる「ピタバ事件」の知財高裁（知財高裁判 H27･6･8 H26（ネ）10128号）の判決がでました。数件の地裁判決が出ていますが、高裁判決は初めてだと思います。
原告（控訴人）は、薬について商標「ビタバ」の商標権者であり、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬の後発医薬品メーカーです。競合会社が錠剤やシートに「ピタバ」を付した薬を販売したので、複数のメーカーや販売者に対して商標権侵害で訴えたもののなかの１つの高裁判決です。
本判決は、被控訴人各全体標章は，本件商標権に係る指定商品の原材料を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないから，商標法26条1項2号により本件商標権の効力が及ぶものではないとして、請求を棄却しました。
原審は、東京地裁平成26年（ワ）第773号です。原審では、被告は商標を使用しており、「商品の出所に混同を生じさせるものとして（原告の登録商標と）類似すると解する余地がある」とし、
『本件商標の指定商品のうち本件物質を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には，需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので，本件商標は「商品の品質…の誤認を生ずるおそれがある商標」（商標法４条１項１６号）に当たると判断するのが相当である。』ので、
『本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであり，原告は本件商標権を行使することができない（商標法39条，特許法104条の3第1項）。』
という理由で、原告の請求を棄却しました。
そこで、原告（控訴人）は、本件登録商標を、指定商品を
(1) 「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とするものと、
(2) 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」と、
に分割して、(2)に基づいて控訴したものです。
知財高裁は、『被控訴人各全体標章を構成する語である「ピタバスタチン」とは，被控訴人各商品の有効成分である本件物質の慣用名で，本件物質の一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」から，塩についての記載である「カルシウム」を省略したものであり，本件商標権２の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の「原材料」に当たるものである。』と認定し、
『被控訴人各商品のＰＴＰシートには，被控訴人各全体標章のほか，横書き一段の「ピタバスタチン」の記載があり，これと外箱における販売名の記載などを併せて見ると，被控訴人各全体標章が「ピタバ」ではなく「ピタバスタチン」を表したものであると認識することは，医療従事者にとっては容易であるということができる。
そうすると，結局，医療従事者にとって，被控訴人各全体標章を見たときには，一体として「ピタバスタチン」を表していること（あるいは，「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には，「ピタバスタチン」の略称として用いられているのにすぎないこと）を，容易に理解することができるというべきである。
次に，患者にとっては，被控訴人各商品は，いずれも処方箋医薬品に指定されているから，医師等の処方箋なしにこれを購入することはできず，医師から薬剤の処方を受ける際には，少なくともどのような性質でどのような効能を持った薬剤を処方されるか等について説明を受け，被控訴人各商品を購入する際には，薬剤師から，被控訴人各商品の性質や効能，購入する商品が，その有効成分である本件物質の一般的名称や慣用名，あるいは販売名を成す「ピタバスタチン」あるいは「ピタバスタチンカルシウム」であるとの説明を受けることが一般的であると考えられることは，前記イにおいて説示したとおりである。
仮にＰＴＰシートを一錠ずつに切り離したとしても，表面には必ず横書き一段の「ピタバスタチン」の語が付されていることとなることなども併せてみると，患者において，被控訴人各商品に付された被控訴人各全体標章が，一体として「ピタバスタチン」を指すものであること（あるいは，「ピタバ」の部分のみを取り出した場合には，それが「ピタバスタチン」の一部を取り出した略称にすぎないこと）を，さしたる困難もなく理解することができるというべきである。
・・・
したがって，被控訴人各全体標章は，取引者や需要者において，全体として「ピタバスタチン」を表示するものとして認識されるか，又は「ピタバスタチン」の略称と容易に理解することができる語としての「ピタバ」を表示するものとして認識されるものということができるから，その表示は，「普通に用いられる方法で表示する」ものの域を出るものではないと認められる。』
という理由で、商品の原材料である「ピタバスタチン」を，普通に用いられる方法で表示するので，商標法26条1項2号に当たり，これに対し，控訴人の有する本件商標権の効力は及ばないとしました。
知財高裁は、需要者は医療従事者（医師，薬剤師，看護師等）のみならず、患者も入るとしましたが、患者についても上記理由で医薬品について「ビタバ」が原材料名であることを理解できるとしていますが疑問です。
